DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LEGISLACIÓN NACIONAL - PANAMÁ

Ley N° 35
Disposiciones sobre la Propiedad Industrial (LPI)

Capítulo II
Propiedad de las Marcas

Artículo 96. El derecho al registro de una marca se adquiere por su uso. El derecho a su uso exclusivo se adquiere por su registro. Los efectos y alcances de los derechos conferidos por el registro, están determinados por la presente Ley.

Artículo 97. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca, se rige por las siguientes normas:

1. Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la estuviera usando en el comercio desde la fecha más antigua;

2. Cuando una marca no estuviera en uso, el registro se concederá a la persona que presente primero la solicitud correspondiente, o que invoque, en su caso, la fecha de prioridad más antigua.

Artículo 98. Para oponerse al uso de una marca por otra persona, se requiere tener registrada dicha marca. Sin embargo, no es necesario tener registrada una marca para oponerse al registro por otra persona o demandar su nulidad o su cancelación, siempre que el oponente compruebe haberla usado con anterioridad.

La persona que tenga derechos sobre una marca famosa o renombrada, podrá oponerse a su uso no autorizado y a su registro, así como demandar la anulación del registro de la marca si se hubiese concedido.

Artículo 99. El titular del registro de una marca tiene el derecho de impedir que terceros realicen, sin su autorización, cualquiera de los actos siguientes:

1. Fabricar, imprimir o reproducir etiquetas, membretes, envases, envolturas y otros medios similares de identificación, empaquetado o acondicionamiento, que ostenten la marca o un signo distintivo idéntico, cuando fuera evidente que tales medios están destinados a usarse con relación a los productos o servicios para los cuales está registrada la marca, o productos o servicios conexos, así como vender u ofrecer en venta esos medios;

2. Aplicar, adherir o, de cualquier otra manera, fijar la marca o un signo distintivo idéntico o que se le asemeje, al punto de inducir al público a error sobre productos para los cuales está registrada la marca, sobre los envases, envolturas, empaques o acondicionamiento de tales productos; sobre productos que han sido elaborados, modificados o tratados mediante servicios para los cuales está registrada la marca, o sobre artículos que se emplean para proporcionar tales servicios al público; 

3. Usar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para identificar los mismos productos o servicios para los cuales está registrada la marca, o para productos relacionados con éstos;

4. Utilizar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para identificar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales está registrada la marca, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios, pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con la marca registrada;

5. Emplear en el comercio un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, sin justa causa y en condiciones que puedan ocasionar un perjuicio al propietario de la marca, en particular cuando tal uso pudiera diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de la marca;

6. Usar, con respecto a una determinada marca, términos de comparación con otra marca cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el solo propósito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de una marca, causando con ello un perjuicio a su propietario.

Artículo 100. El registro de una marca no confiere el derecho de prohibir a un tercero:

1. Realizar actos de comercio en relación con los productos legítimamente marcados que el propio titular, su licenciatario u otra persona autorizada para ello, hubiese vendido o de otro modo introducido lícitamente en el comercio con esa marca, a condición de que esos productos y los envases o empaques que estuviesen en contacto inmediato con tales productos, no hayan sufrido ninguna modificación o alteración;

2. Usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de los productos legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso se limite a propósitos de información al público y no induzca a confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos;

3. Usar su propio nombre, seudónimo o domicilio, o un nombre geográfico u otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios, siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información al público y no induzca a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 

Artículo 101. Se entiende por uso de una marca, la producción, fabricación, elaboración o confección, de artículos, productos o mercancías, y la prestación de servicios amparados por tal marca, seguidas de su colocación en el comercio nacional o internacional. 

Artículo 102. Para obtener el registro de una marca, se elevará una solicitud a la DIGERPI, por intermedio de abogado, que exprese lo siguiente:

1. Nombre, nacionalidad, domicilio preciso y número de cédula o documento de identidad personal, del solicitante y del abogado;

2. Si se trata de una persona jurídica, su razón social, lugar de constitución y domicilio preciso;

3. Denominación y/o diseño de la marca, tal como será usada en el mercado;

4. Especificación de los productos o servicios en los cuales la marca es o será usada.

Artículo 103. La solicitud de que trata el artículo anterior, se acompañará de los siguientes documentos:

1. En el caso de gestión oficiosa, el certificado de garantía a que se refiere el presente artículo; de lo contrario, poder a abogado, que, tratándose de persona jurídica, requerirá una declaración o certificación notarial sobre su existencia y representación legal o, en su defecto, certificación expedida por autoridad competente. Tratándose de sociedad extranjera, esta certificación deberá ser expedida por autoridad competente del país de su constitución;

2. Declaración jurada respecto al uso de la marca;

3. Seis etiquetas de la marca, o su representación por medio de dibujo, una de las cuales deberá adherirse en la solicitud;

4. Comprobante de haber pagado los derechos de registro, inscripción y publicación;

5. Reivindicación de un derecho de prioridad, si lo hay, en atención a convenios internacionales.

Para presentar la solicitud a través de gestión oficiosa, se consignará un certificado de garantía por la suma de cien balboas (B/.100), acompañado del formulario que, al efecto, proporcione la DIGERPI. La fianza consignada será devuelta al presentarse los documentos, para lo cual se concede el término de dos meses, prorrogable por un mes adicional por causa justificada. En caso contrario, la fianza ingresará al Tesoro Nacional, se procederá a negar la solicitud y se ordenará el archivo del expediente.

Artículo 104. La DIGERPI examinará la solicitud, con el fin de establecer si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 102 y 103.

Cuando se compruebe que la solicitud no cumple con alguno de dichos requisitos, se notificará al interesado, a fin de que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación del aviso de que trata el artículo 162 de la presente Ley, con apercibimiento de que, vencido dicho término sin haberse subsanado el error o la omisión, la solicitud se considerará abandonada, en cuyo caso se ordenará el archivo del expediente. 

Artículo 105. Verificado el examen de forma previsto en el artículo anterior, se procederá a determinar si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones de fondo establecidas en la presente Ley. Si la DIGERPI estima que se incurre en alguna prohibición, se dictará resolución motivada rechazando el registro solicitado y se ordenará el archivo de la respectiva solicitud.

Artículo 106. Encontrada conforme la solicitud de registro, se ordenará su publicación por una sola vez en el BORPI, principalmente, con los siguientes detalles:

1. Número de la solicitud;

2. Fecha del depósito;

3. Fecha de prioridad;

4. País de origen;

5. Clasificación internacional;

6. Distintivo;

7. Productos o servicios que ampara;

8. Indicación relativa a los colores y a las reivindicaciones;

9. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

10. Apoderado legal.

Artículo 107. Durante el término de dos meses, contado a partir del día siguiente de la publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier persona podrá presentar demanda de oposición al registro de la marca solicitada. De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada, expidiéndole al interesado el certificado de registro correspondiente, dejando a salvo los derechos de terceros.

Artículo 108. El certificado de registro indicará lo siguiente:

1. Nombre o razón social, domicilio y demás generales del propietario de la marca;

2. Número y fecha de la resolución por la cual se ordena el registro;

3. Fecha y vencimiento del registro;

4. Datos de inscripción en los libros de registro;

5. Nombre o reproducción de la marca;

6. Número de la clase y especificación de los productos o servicios que ampara la marca o su limitación, según sea el caso, y

7. Fecha de expedición del certificado de registro.

Artículo 109. El registro de una marca tiene una duración de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y puede ser renovado indefinidamente por períodos iguales, siempre que así se solicite dentro del término correspondiente y se paguen los derechos fiscales.

Artículo 110. La renovación del registro de una marca, debe solicitarse dentro del término comprendido entre el año inmediatamente precedente y los seis meses subsiguientes, a la fecha de vencimiento del registro respectivo. Vencido este término sin que se hubiese solicitado la renovación, el registro caducará de pleno derecho. La renovación del registro durante el plazo de seis meses posteriores a su vencimiento, está sujeta al pago del recargo establecido. Durante dicho plazo, el registro mantendrá su vigencia plena.

En la solicitud de renovación, no se podrá introducir cambios en la marca, ni aumentar la lista de productos o servicios para los cuales se registró; sin embargo, el propietario podrá limitar dicha lista. Para introducir cambios o agregar productos o servicios, deberá presentarse una nueva solicitud.

Artículo 111. La renovación del registro de una marca no será objeto de publicación ni de demanda de oposición, y producirá efectos desde la fecha del vencimiento del registro anterior.

Artículo 112. Encontrada la solicitud conforme, se ordenará la renovación y al interesado se le extenderá una copia autenticada de la resolución que la ordena.

Capítulo III
Marcas Colectivas y de Garantía

Artículo 113. Toda asociación de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios o cualquier asociación sin fines de lucro, podrá solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros, de los productos o servicios de quienes no forman parte de la asociación solicitante.

Artículo 114. La solicitud de registro de una marca colectiva incluirá un reglamento de uso que, además de los datos de identificación de la asociación solicitante, indique las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la asociación.

El incumplimiento del reglamento de uso de la marca colectiva por parte de cualquiera de los asociados, podrá ser sancionado por el titular de la marca, con la prohibición de su uso o con otras sanciones establecidas en el reglamento de uso. 

Artículo 115. El titular de la marca colectiva presentará, a la DIGERPI, toda modificación del reglamento de uso. Se desestimarán las modificaciones que no cumplan los requisitos establecidos en esta Ley.

La modificación del reglamento de uso de la marca colectiva, surtirá efectos a partir de su inscripción en la DIGERPI.

Artículo 116. La marca colectiva no se podrá transferir a terceras personas, ni se autorizará su uso a aquéllas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación.

Artículo 117. La marca de garantía es el signo o medio que certifica las características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos elaborados o distribuidos o de los servicios prestados, por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.

Artículo 118. La solicitud de registro de una marca de garantía, incluirá un reglamento de uso que indique la calidad, los componentes, el origen o cualquier otra característica de los correspondientes productos o servicios. El reglamento de uso fijará, también, las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de garantía y las sanciones aplicables.

El reglamento de uso deberá recibir informe favorable del organismo administrativo competente, en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. En caso de informe desfavorable, se denegará la solicitud de registro de la marca de garantía.

El incumplimiento del reglamento de la marca de garantía por parte de los usuarios, podrá ser sancionado por el titular, con la revocación de la autorización para utilizar la marca o con otras sanciones establecidas en el reglamento de uso. 

Artículo 119. El titular de la marca de garantía presentará, a la DIGERPI, toda modificación del reglamento de uso. Se desestimarán las modificaciones que no cumplan los requisitos establecidos en esta Ley.

La modificación del reglamento de uso de la marca de garantía, surtirá efectos a partir de su inscripción en la DIGERPI.

Artículo 120. Las marcas colectivas y de garantías están sujetas a las disposiciones establecidas en esta Ley.

Capítulo IV
Licencia de Uso

Artículo 121. El propietario de una marca registrada podrá, por contrato, otorgar licencia de uso de la marca, a una o varias personas, sobre la totalidad o sobre parte de los productos o servicios que ampara el registro. 

El propietario puede reservarse el derecho al uso simultáneo de la marca.

Artículo 122. Para obtener la inscripción de una licencia de uso de una marca, se elevará una solicitud a la DIGERPI, por intermedio de abogado, en la cual se exprese lo siguiente:

1. Nombre o razón social, nacionalidad o lugar de constitución, domicilio preciso y número de cédula o documento de identidad personal, de las partes;

2. Denominación y/o descripción de la marca, con indicación del número y fecha de registro;

3. Especificaciones de los productos o servicios en relación a los cuales se haya acordado el uso autorizado de la marca;

4. Tipo y término de duración de la licencia de uso.

Artículo 123. La solicitud de que trata el artículo anterior, se acompañará de los siguientes documentos:

1. Poder a abogado o el certificado de garantía a que hace referencia el artículo 103;

2. Una copia autenticada del contrato o acta de la licencia de uso de la marca.

Para el caso del gestor oficioso, se aplicará lo estipulado en el artículo 103. 

Artículo 124. El uso de una marca por el licenciatario se asimilará al del titular, para todo efecto en el cual el uso tenga relevancia en virtud de la presente Ley.

Artículo 125. Toda licencia de uso se registrará en la DIGERPI y sólo surtirá efectos contra terceros a partir de la fecha de la respectiva inscripción, previo el pago de los derechos fiscales y tasas correspondientes.

No podrá registrarse licencia de uso en la DIGERPI, cuando la marca esté en trámite de registro.

Artículo 126. Existirá franquicia cuando, con la licencia de uso de una marca, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le conceda pueda producir o vender bienes o prestar servicios, de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos, establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, el prestigio y la imagen de los productos o servicios distinguidos por la marca.

Artículo 127. La cancelación de la inscripción de una licencia de uso, procederá en los siguientes casos:

1. Cuando la soliciten, conjuntamente, el titular de la marca y el licenciatario;

2. Cuando una de las partes así lo solicite, de acuerdo con los términos del contrato de licencia; 

3. Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, y

4. Por orden judicial.

Capítulo V
Cesión o Transferencia de los Derechos

Artículo 128. Deberá inscribirse toda fusión, cambio de nombre o domicilio del propietario de la marca registrada, para que surta efectos frente a terceros.

Artículo 129. Los derechos dimanantes de una solicitud o marca registrada, podrán cederse o transferirse a una o varias personas. La transferencia de derechos deberá inscribirse en la DIGERPI, para que pueda producir efectos frente a terceros. 

Artículo 130. Cuando se dé la fusión o consolidación de personas jurídicas, se entenderá que existe una transferencia de los derechos sobre las marcas registradas, salvo estipulación en contrario.

Capítulo VI
Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen

Artículo 131. Para los efectos de esta Ley, se considera indicación de procedencia, la expresión o el signo utilizado para indicar que un producto o servicio proviene de un país o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado.

Artículo 132. Se considera denominación de origen, la denominación geográfica de un país, de una región o localidad, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuya calidad o cuyas características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores humanos.

Artículo 133. Todo industrial, comerciante o prestador de servicios, establecido en un país, lugar o región determinada, tiene derecho a usar el nombre geográfico respectivo como indicación de procedencia de sus productos o servicios.

Artículo 134. El nombre geográfico que se emplee como indicación de procedencia o como denominación de origen, deberá corresponder exactamente al lugar donde el producto o servicio adquirió su naturaleza o sustancia.

Artículo 135. Es prohibido el uso de indicaciones de procedencia y denominaciones de origen que no correspondan realmente al país, lugar o región geográfica determinada, en que fueron fabricados, elaborados, cosechados o extraídos los productos o prestados los servicios, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto, o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas.

Artículo 136. La protección que se concede en las denominaciones de origen, se hará mediante declaración que emita la DIGERPI, motivada por un tercero o de oficio.

Artículo 137. El Estado panameño es el titular de las denominaciones de origen nacional, y éstas sólo podrán usarse mediante autorización del Órgano Ejecutivo.

Capítulo VII
Cancelación y Nulidad del Registro

Artículo 138. El derecho de propiedad sobre una marca registrada termina por la cancelación del registro respectivo, la cual se dará en cualquiera de los siguientes casos:

1. Renuncia expresa de su titular;

2. Falta de uso de la marca por más de cinco años consecutivos;

3. Vencimiento del término de registro, sin que se hubiere solicitado la renovación en su oportunidad y en la forma prevista en la presente Ley;

4. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la nulidad y ordene la cancelación del registro.

Artículo 139. Cualquier persona que considere que le asiste el derecho, podrá solicitar la cancelación o la nulidad, o ambas, del registro de una marca, conforme al procedimiento establecido para las demandas de oposición.

Artículo 140. La acción para demandar la nulidad del registro de una marca, de conformidad con el artículo anterior, prescribirá en el término de diez años, contado a partir de la fecha de registro, salvo que éste se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción podrá ejercerse en cualquier tiempo durante su vigencia. 

Artículo 141. El titular de una marca puede renunciar al registro. La renuncia será notificada mediante declaración escrita a la DIGERPI, que la inscribirá en el registro.

Cuando exista una licencia de uso de la marca inscrita en la DIGERPI, sólo se registrará la renuncia al registro, previa presentación de una declaración en la que el licenciatario accede a que se haga esa renuncia, a menos que este último haya renunciado expresamente a ese derecho en el contrato de la licencia.

Artículo 142. El registro de una marca es nulo cuando:

1. Se concede en contravención al artículo 91 de esta Ley;

2. Se otorga con base en datos esenciales falsos o inexactos contenidos en su solicitud, o en los documentos que la acompañan. En este caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe;

3. El apoderado legal, el representante legal, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta u otra similar en grado de confusión, en su nombre o en el de tercero, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En ese caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Artículo 143. Cuando las causales de nulidad del registro de una marca sólo se den con respecto a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad del registro únicamente para esos productos o servicios. Cuando la decisión de declaración de nulidad, total o parcial, de un registro esté ejecutoriada, se considerará nulo el registro, dentro de los límites de la decisión, desde la fecha de su registro.

Sin menoscabo de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiese lugar cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

1. Las resoluciones sobre violación de la marca, que hubieren adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieren sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad;

2. Los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieren sido ejecutados de buena fe y con anterioridad a la declaración. No obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato. 

Artículo 144. Los expedientes de las marcas que se cancelen, o cuyos registros se nieguen, se conservarán en la DIGERPI por un período de dos años, contado a partir de la fecha en que quedó ejecutoriada la resolución que ordenó la cancelación o negó el registro, los cuales, con posterioridad, se enviarán a la Dirección General de Archivos Nacionales del Instituto Nacional de Cultura.

Continúa con Capítulo VIII Nombres Comerciales y Asociaciones