DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LEGISLACION NACIONAL - URUGUAY

Ley N° 17.164 
Patentes de Inversión, Modelos de Utilidad 
y Diseños Industriales

Regulanse los Derechos y Obligaciones relativos a las Patentes de Invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN: 

TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1º - La presente ley regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, de acuerdo con el interés público y los objetivos de desarrollo nacional en sus diferentes áreas. 

Artículo 2º - El derecho moral de los inventores y diseñadores a que se los reconozca como autores de sus invenciones y creaciones es inalienable e imprescriptible y se transmite a sus herederos. 

Los derechos patrimoniales emergentes de las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales se protegerán mediante patentes, los que se acreditarán con los títulos correspondientes. 

El inventor será mencionado como tal en la patente que se conceda y en las publicaciones y documentos oficiales relativos a ella, salvo renuncia expresa por escrito. 

Será nulo cualquier acuerdo por el que el inventor, antes de haber presentado la solicitud de patente, renuncia a su derecho a ser mencionado. 

Artículo 3º - El derecho conferido al inventor o al diseñador por una patente nace con la resolución que la concede, sin perjuicio del derecho de prioridad y de aquéllos que emergen de la presentación de la solicitud. 

Artículo 4º - El Estado no garantiza ni el mérito ni la novedad de las invenciones que se patenten de acuerdo con la presente ley, ni se responsabiliza de la calidad de inventor del beneficiario. 

Artículo 5º - Las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras podrán ser titulares de las patentes reguladas en la presente ley. 

Artículo 6º - Las normas relativas al trato nacional y al derecho de prioridad establecidas en los convenios internacionales ratificados por el país en materia de patentes, serán aplicables en igualdad de condiciones a los nacionales de los Estados que son parte en esos convenios y a las personas asimiladas a ellos. 

Artículo 7º - En los casos de inexistencia de convenio internacional, los extranjeros tendrán los mismos derechos que los nacionales. El Poder Ejecutivo podrá limitar la aplicación de esta disposición a los nacionales de aquellos países, o personas asimiladas a ellos, que concedan una reciprocidad adecuada. 

TITULO II
PATENTES DE INVENCION 

CAPITULO I
PATENTABILIDAD 

Artículo 8º - Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. 

Artículo 9º - La invención se considerará novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica. Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados. 

También deberá considerarse comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en el trámite en el país cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada. 

Artículo 10º - No afectará la novedad la divulgación de la invención realizada dentro del año que precede a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad que se invoque, siempre que aquella derive, directa o indirectamente, de actos realizados por el inventor, sus causahabientes o terceros con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente de aquél. 

Artículo 11º - Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia. 

Artículo 12º - Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria, entendida ésta en su acepción más amplia. 

Artículo 13º - No se considerarán invenciones a efectos de la presente ley: 

A) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. 

B) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos. 

C) Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o los métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalización. 

D) Las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. 

E) Los programas de computación considerados aisladamente. 

F) Las diferentes formas de reproducir informaciones. 

G) El material biológico y genético, como existe en la naturaleza. 

Artículo 14º - No son patentables: 

A) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. 

B) Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente. 

Artículo 15º - Los productos o los procedimientos ya patentados comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con las disposiciones de la presente ley, no podrán ser objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente inicial. 

CAPITULO II
DERECHO A LA PATENTE 

Sección I
Titularidad del derecho

Artículo 16º - El derecho a la patente pertenecerá al inventor o a sus causahabientes y podrá transferirse por acto entre vivos o por causa de muerte. Si varias personas hicieren la misma invención en forma independiente unas de otras, la patente se concederá a aquélla o a su sucesor, que presente primero la solicitud de patente o invoque la prioridad de fecha más antigua para esa invención. 

Sección II 
Invenciones realizadas durante una relación de trabajo 

Artículo 17º - Cuando una invención hubiere sido realizada en cumplimiento de un contrato de trabajo, obra o servicio, cuyo objeto total o parcial sea la actividad de investigación, el derecho a la patente emergente de la misma pertenecerá al empleador, salvo disposición en contrario. 

En los casos en que el aporte personal del trabajador a la invención y la importancia de la misma para la empresa excedan de manera evidente el contenido explícito o implícito del contrato o de la relación de trabajo, el trabajador tendrá derecho a una remuneración suplementaria. 

Artículo 18º - Cuando el trabajador realice una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieren influido predominantemente conocimientos adquiridos o la utilización de medios proporcionados por ella, sin estar obligado a realizar actividad de investigación, lo comunicará por escrito a su empleador. Si el empleador notifica por escrito su interés en la invención dentro de los noventa días, el derecho a la patente les pertenecerá en común. 

Se presumirá como desarrollada durante la relación de trabajo toda invención cuya solicitud de patente haya sido presentada dentro del año posterior al cese. 

Artículo 19º - Las invenciones realizadas durante una relación de trabajo no comprendidas en los artículos precedentes, pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas. 

Artículo 20º - Toda disposición contractual menos favorable al inventor que las previstas en la presente Sección será nula. 

Sección III
Plazo de protección

Artículo 21º - La patente de invención tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de la solicitud. 

CAPITULO III
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE
CONCESION DE PATENTES

Artículo 22º - La solicitud de patente de invención deberá contener: 

A) El nombre del inventor y el del solicitante con su domicilio. 

B) La clase de patente que se solicita. 

C) La denominación atribuida a la invención. 

D) La descripción clara y completa de la misma. 

E) Una o más reivindicaciones. 

F) Un resumen de la descripción. 

G) La constancia del pago de derechos. 

H) La fecha, el país y el número de solicitud de la prioridad reivindicada, en su caso. 

I) Los documentos de cesión de derechos, cuando corresponda. 

Artículo 23º - Cuando del examen formal preliminar de una solicitud de patente de invención resultare que la misma no cumple los requisitos establecidos en el artículo anterior pero contiene la identificación del solicitante, una descripción del objeto y de lo reivindicado, se otorgará al solicitante un plazo, cuya extensión máxima establecerá la reglamentación y que no excederá de los noventa días, para verificar dichos requisitos. Verificados en plazo, la solicitud mantendrá la fecha de presentación. En caso contrario, se la tendrá por abandonada. 

Artículo 24º - Cuando se reivindique una prioridad extranjera de acuerdo con el literal D) del artículo 4º del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Decreto-Ley Nº 14.910, de 19 de julio de 1979), el solicitante dispondrá de un plazo de noventa días para agregar un certificado que contenga la fecha de depósito y la copia de la solicitud, expedido por la autoridad que hubiera recibido la misma. Su no presentación producirá la pérdida del derecho de prioridad. 

Artículo 25º - En caso de solicitudes relativas a microorganismos, el depósito del material biológico necesario para la descripción de su objeto se realizará en las instituciones autorizadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, hasta la ratificación de convenios internacionales referidos a la materia. 

Artículo 26º - Cumplidas las formalidades y los trámites exigidos, la solicitud de patente deberá ser publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial transcurridos dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de su presentación o del día siguiente al de la fecha de prioridad, en su caso. La publicación podrá anticiparse a requerimiento del solicitante. 

Artículo 27º - Las solicitudes de patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial podrán, a solicitud del interesado y con la conformidad de la oficina examinadora, convertirse en otra clase de patente antes de su resolución. 

Artículo 28º - En los casos previstos por el artículo anterior, el solicitante deberá publicar nuevamente su solicitud, manteniéndose la fecha de la solicitud original. Al solicitarse la conversión deberán pagarse las tasas correspondientes. 

Artículo 29º - La solicitud de patente deberá comprender una única invención o varias, siempre que se encuentren relacionadas entre sí, de tal manera que integren un único concepto inventivo. Cuando del examen de una solicitud resulte que ella no cumple con dicho requisito, el solicitante deberá dividirla en tantas solicitudes como fuese necesario. Las solicitudes divisionarias mantendrán la misma fecha de presentación que la solicitud original. 

Artículo 30º - La solicitud de patente no podrá ser modificada salvo en los siguientes casos: 

A) Para corregir errores en los datos, en el texto o en la expresión gráfica. 

B) Para aclarar, precisar, limitar o restringir su objeto. 

C) Cuando ello se entienda pertinente por los técnicos a cargo del examen. 

No se admitirá ninguna modificación, corrección o aclaración cuando ellas supongan una ampliación de la información contenida en la solicitud inicial. 

Artículo 31º - Cualquier interesado podrá presentar observaciones fundamentadas a la solicitud de patente dentro del plazo perentorio que fije la reglamentación, contado a partir de la fecha de publicación. La presentación de observaciones no suspenderá el trámite de la solicitud y quien las hiciera no pasará por ello a ser parte del procedimiento. 

Artículo 32º - El examen de fondo de la solicitud tendrá por objeto determinar si la invención propuesta reúne los requisitos y condiciones de patentabilidad previstos en la presente ley. A tal fin, se podrá: 

A) Requerir al solicitante copia de búsquedas de antecedentes, exámenes de fondo y demás documentación a la que tenga acceso. 

B) Solicitar el asesoramiento de instituciones que desarrollen actividades científicas y tecnológicas. 

C) Recurrir a los documentos de patente, informes de búsqueda y examen o similares, producidos por otras oficinas de patentes. 

Todas las observaciones que resultaren del examen de fondo serán formuladas en un solo acto, salvo cuando surgieran elementos nuevos o supervinientes que pudieran afectar la patentabilidad. De las observaciones formuladas se conferirá vista al solicitante por el plazo que fije la reglamentación. 

Artículo 33º - Cumplidos los requisitos previstos por la presente ley se resolverá sobre la concesión de la solicitud de patente, expidiéndose el título en su caso. 

CAPITULO IV
DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES
SUS EXCEPCIONES, LIMITES Y EXTINCION 

Sección I
Derechos conferidos

Artículo 34º - La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su autorización cualquiera de los siguientes actos: 

A) Cuando la patente se ha concedido para un producto: fabricarlo, ofrecerlo en venta, venderlo o utilizarlo, importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines. 

B) Cuando la patente se ha concedido para un procedimiento: usar el mismo, así como ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal A) respecto de los productos obtenidos por medio de dicho procedimiento. 

Artículo 35º - El alcance de la protección conferida por una patente estará determinado por sus reivindicaciones, las que se interpretarán de conformidad con la descripción y los dibujos. 

Sección II
Transmisión de las patentes

Artículo 36º - Los derechos patrimoniales derivados de una patente o de una solicitud de patente pueden ser transferidos o cedidos por su titular o sus causahabientes, total o parcialmente, por sucesión o por acto entre vivos. Dichos actos surtirán efecto frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente. 

Artículo 37º - El pago de las tasas en caso de transferencia o cesión parcial de una patente o de una solicitud de patente corresponderá al titular, salvo acuerdo en contrario. 

Artículo 38º - Cuando varios interesados solicitaren una patente, efectuaren una transferencia o realizaren un contrato de licencia, deberán manifestar expresamente si son copropietarios, condóminos o socios. Sin esta declaración no se otorgará el título ni se inscribirá la transferencia o contrato. 

Sección III
Excepciones, alcance y agotamiento del derecho 

Artículo 39º - El derecho que confiere una patente no alcanzará a los siguientes actos: 

A) Los realizados en el ámbito privado y con fines no industriales o comerciales, siempre que no provocaren un perjuicio económico para el titular de la patente. 

B) La preparación de un medicamento para un paciente individual, bajo receta médica y elaborado con la dirección de un profesional habilitado. 

C) Entre otros, los casos de preparación de un medicamento bajo receta médica para un paciente individual, elaborado bajo dirección de un profesional habilitado. 

D) Los realizados exclusivamente con fines de experimentación, incluso preparatorios de una futura explotación comercial, realizados dentro del año anterior al vencimiento de la patente. 

E) Los realizados con fines de enseñanza o investigación científica o académica. 

F) La importación o introducción de pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

Artículo 40º - El titular de la patente no podrá impedir que cualquier persona use, importe o comercialice de cualquier modo un producto patentado, después que el mismo ha sido puesto lícitamente en el comercio dentro del país o en el exterior por dicho titular o bien por un tercero con su consentimiento o legítimamente habilitado. No se considerarán puestos lícitamente en el mercado los productos o los procedimientos en infracción de derechos de propiedad intelectual (Parte III, Sección 4, del Acuerdo ADPIC de la Organización Mundial de Comercio). 

Artículo 41º - El titular de la patente no podrá impedir los actos realizados, incluso sin divulgación, por terceros de buena fe, que a la fecha de presentación de la solicitud, o de prioridad en su caso, ya fabricasen en el país tal producto o utilizaren el procedimiento objeto de la invención, o hubieren hecho preparativos serios para llevar a cabo tal fabricación, uso o explotación. 

Dichos actos podrán continuarse a efectos de atender las necesidades de la empresa, en la medida correspondiente a dichas necesidades y con respecto a los productos obtenidos. Este derecho no será transferible sino con aquella parte de la empresa o de su activo intangible beneficiario del mismo. 

Artículo 42º - Las invenciones comprendidas en monopolios autorizados a favor del Estado o de particulares son patentables. Su explotación industrial o comercial sólo podrá realizarse con el acuerdo del titular del monopolio o luego del cese del mismo. 

Artículo 43º - Los derechos relativos a una solicitud presentada o una patente concedida pueden ser expropiados por el Estado de acuerdo con las normas pertinentes. La expropiación puede limitarse al derecho de utilizar la solicitud o la patente para las necesidades del Estado. 

Sección IV
Nulidad, caducidad y renuncia

Artículo 44º - Las patentes serán nulas: 

A) Cuando se hayan concedido en contravención a las condiciones y los requisitos de patentabilidad previstos en la presente ley. 

B) Cuando la descripción fuese incompleta o inexacta, no permitiendo delimitar el objeto de la invención. 

C) Cuando se reivindique materia no incluida en la solicitud inicial, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 

Artículo 45º - No será válida la concesión de la patente a quien no tenía derecho a obtenerla. El reclamo podrá ser ejercido por quien pretenda ser el verdadero titular y prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la patente o a los tres años contados desde la fecha en que la invención comenzare a explotarse en el país, aplicándose el plazo que venza primero. 

Artículo 46º - Cuando el reclamo sólo afecte total o parcialmente alguna reivindicación de la patente la decisión se limitará a la misma, debiendo precisarse sus alcances, cuando corresponda. 

Artículo 47º - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial será el órgano competente y su decisión podrá ser impugnada en la forma prevista por los artículos 317, siguientes y concordantes de la Constitución de la República. 

Artículo 48º - Las patentes válidamente concedidas caducarán: 

A) Por haber expirado el plazo por el cual fue acordada. 

B) Por falta de pago de las anualidades en la forma y dentro de los plazos previstos en la presente ley. 

Artículo 49º - El titular de una patente podrá, en cualquier tiempo, renunciar por escrito a la misma, totalmente o a una o más de sus reivindicaciones particulares. La renuncia debidamente presentada surtirá efecto a partir de la fecha de su presentación. 

CAPITULO V
LICENCIAS Y OTROS USOS 

Sección I
Licencias convencionales

Artículo 50º - El titular o solicitante de una patente podrá conceder licencias para la explotación del objeto de la misma, las que surtirán efecto frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente. 

Artículo 51º - Salvo estipulación en contrario, serán aplicables las siguientes normas: 

A) La licencia se extenderá a todos los actos de explotación o comercialización del objeto de la patente durante toda su vigencia, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de dicho objeto. 

B) El licenciatario no podrá ceder o transferir su licencia ni otorgar sublicencias. 

C) La licencia no será exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país o explotarla por sí mismo. 

D) Sin perjuicio de las facultades otorgadas por el titular y ante la falta de iniciativa del mismo, el licenciatario podrá adoptar las medidas necesarias para la defensa de la patente. 

Artículo 52º - Prohíbese establecer en las licencias contractuales, cláusulas o condiciones que produzcan un efecto negativo en la competencia, constituyan una competencia desleal, hagan posible un abuso por el titular del derecho patentado o de su posición dominante en el mercado. 
Entre dichas cláusulas o condiciones corresponde señalar las que produzcan: 

A) Efectos perjudiciales para el comercio. 

B) Condiciones exclusivas de retrocesión. 

C) Impedimentos a la impugnación de la validez de las patentes o licencias dependientes. 

D) Limitaciones al licenciatario en el plano comercial o industrial, cuando ello no se derive de los derechos conferidos por la patente. 

E) Limitaciones a la exportación del producto protegido por la patente hacia los países con los que existiera un acuerdo para establecer una zona de integración económica y comercial. 

Sección II
Oferta de licencia

Artículo 53º - El titular de una patente de invención residente en el país podrá autorizar la explotación de su patente a cualquier interesado que acredite idoneidad técnica y económica para realizarla de manera eficiente. La patente en oferta tendrá su anualidad reducida a la mitad. La oferta se regulará en lo aplicable por las normas sobre licencias convencionales. A falta de acuerdo sobre la remuneración de la licencia cualquiera de las partes podrá recurrir al procedimiento previsto en los artículos 74 y 75 de la presente ley. 

Continúa con Sección III - Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular de la patente